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摘 要 本文分析了“发明构思”的概念；论述了“发明构思”与“三步法”在判断创造性时的区别和联系；“发明构思”在“三步法”判断创造性过程中所起的作用。
关键词 发明构思 三步法 创造性
作者简介：王海，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心化学部纺织化学室，助理研究员；王华，国家知识产权局专利局材料工程发明审查部电化学处。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2015）09-017-02
“三步法”是判断创造性时最常用也是最有效的方法，其在创造性判断时发挥着重要的作用，也是审查员学习的重点和难点。所谓三步法为：1.确定最接近的现有技术；2.确定发明与最接近的现有技术的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；3.判断发明对本领域技术人员而言是否显而易见。该方法给评判创造性提供了一种行之有效的方法和操作规范，但是目前在实际工作中，审查员是在阅读完本发明的权利要求书和说明书后利用上述“三步法”对发明是否具备创造性进行的评判，这一过程是在审查员了解了本申请之后做出的判断，实际上是一种逆向思维判断方法，因此，如果对“三步法”的理解不深刻，如对发明实际解决的技术问题的确定不准确；对公知常识的认定不准确；就容易产生“事后诸葛亮”的问题，对创造性的把握就出现了偏差，这样不仅对申请人不利，而且对审查本身也是不利的，容易造成法律程序的浪费。因此，急需找到一种对“三步法”进行校正和检验的判断方法。目前利用“发明构思”判断创造性的方法引起了广大审查员的关注，并被广泛应用和实践。
所谓“发明构思”，就是为解决所存在的技术问题而构建完成的思路，也就是利用现有的技术手段来解决技术问题的思路和想法，其具体体现为技术方案的集合。
发明构思的概念首先在英国的发明创造性判断中被引入，其实际上来源于几个经典的判例，1985年在Windsurfing International Inc. VS Tabur Marine Ltd.一案中，由大法官Oliver给出了标准化的判断方法，这就是后来的Windsurfing四步法：
1.确定权利要求保护的发明构思（inventive concept）。
2.确定本领域技术人员和普通技术知识。
3.确定请求保护的发明与现有技术的不同。
4.忘记发明的任何内容，决定上述不同对本领域技术人员是否显而易见。所谓忘记发明的任何内容，即使得审查员在知晓本发明之后，还能脱离发明的信息的引导，从现有技术出发走向本发明，即在不知道本发明的信息的情况下来还原本发明，这样对创造性的评判才是客观的。
之后的2007年，在Pozzoli SPA vs BDMO SA一案中，大法官Jacob J修正了上述方法，将步骤1）和2）调换顺序，很显然前三步是准备性步骤，然审查员或法官形成合适的框架，以便判断发明是否显而易见。这就是目前英国专利实质审查和无效审理中使用的称之为Windsurfing/pozzoli判断法。
需要明确的是：“发明构思”得自于权利要求，考虑权利要求的发明构思，并不是说明书和权利要求作为一个整体得出的一般性的构思，这时如果结合说明书的内容，就容易产生“事后诸葛亮”的错误。不同的权利要求一般具有不同的发明构思，权利要求的发明构思的确定包含了权利要求范围的有目的的构建；发明构思不能等同于技术贡献，发明构思是发明的核心，即其想法或原则，技术贡献是发明构思的评价尺度，即发明推动现有技术前进的程度；发明构思的范围不小于权利要求的范围，不能用具体实施方式的某些有益效果构建发明构思，因为权利要求中其余的范围可能不具备这些有益效果。
其与传统的三步法相比较存在以下区别：
1.传统三步法强调的是技术比对的局部区别，而发明构思比较重点在于比较技术方案的整体差异。在判断创造性过程中，将技术方案进行拆解，进行技术特征的比对，这样容易进入局部特征比对的误区，忽略了技术方案作为一个整体而存在，从而解决技术问题的特性；而发明构思则是将技术方案作为一个整体进行比较，不仅考虑到技术方案局部的差别，同时也将区别特征之间、以及区别特征与相同特征组合的区别进行考虑。很显然，如果将区别特征进行罗列，然后再进行单独的评述，很多发明尤其是组合物的发明就都会得到不具备创造性的结论；而如果考虑到区别特征之间的相互联系和将整个技术方案进行整体考虑，就会得出具备创造性的结论；然而技术特征之间不是独立存在而起作用的，其是相互依存、相互联系的整体，应当将其作为一个整体进行综合考量，最后得出结论。
2.技术特征对比仅仅关注了区别本身，发明构思更加重视产生这种区别的原因。发明构思更注重比较为何产生这种想法，这种想法是基于什么样的背景而产生的，也就是实际生产中需要什么样的技术革新，需要解决什么样的技术问题，也就是推动创新的原动力；实际上在考虑为何产生这样的想法的同事就已经将技术效果也考虑进来了，即该区别特征在整个的技术方案中起到什么样的效果。这样考虑问题就使得审查员或法官抛开本发明申请中的信息，更加客观地还原本发明，从而避免“事后诸葛亮”的情况。
3.技术特征比对更加重视结果的评价，而发明构思比较更关注过程的推理和还原。技术特征对比是在明确技术方案的结果之后来评价二者特征的差异，其关注点仅仅在于该区别特征是否是现有技术或本领域公知技术；而发明构思比较更强调以技术问题为线索进行从现有技术到发明技术方案的构建过程，其中包括了是否克服了本领域的技术壁垒，是否克服了技术难题，如果该构建过程没有克服困难，即没有付出创造性的劳动，那么该构建技术方案的过程就是对本领域技术人员显而易见的，并没有对现有技术作出贡献。
由上述分析可知，如果将技术问题和技术效果综合考量，将技术方案作为一个有机整体进行考虑，再结合三步法进行创造性判断就会比较综合客观，科学合理；这也是为何要引入发明构思的概念的初衷。 如何在运用三步法的过程中更多地从发明构思的角度考虑问题，从而提高创造性判断的准确性和有效性。
第一，对发明要进行全面检索。虽然我们有本领域技术人员的概念，尽量做到在创造性评判时判断者的一致性，即标准一致性，但是实际上审查员本身是创造性的判断者，如何使审查员做到更接近本领域技术人员的水平，这只有通过了解背景技术，了解现有技术中存在哪些缺陷与不足，了解技术问题提出的来龙去脉，这样在进行创造性判断时才能做到有的放矢，游刃有余，客观公正。
第二，在进行区别特征对比的过程中要从整体考虑技术方案，同时要考虑该区别特征的技术效果和区别技术特征与该效果的联系，从整体上把握整个发明构思，而不是只关注区别技术特征是否是现有技术或公知常识。
第三，客观地确定实际解决的技术问题。在判断创造性的过程中，实际解决的技术问题的确定是能够正确判断发明是否具备创造性的前提和基础，这一问题是无法回避的。利用检索过程中对背景技术的了解，运用合理的逻辑推理进行创造性的评判，是做到客观评判的基础。
此外，还要加强对公知常识的认定。在评判创造性时，一切的基础是证据，而证据往往需要伴随着公知常识的认定，在创造性评判过程中没有证明某个技术特征为公知常识的前体下，推断发明不具备创造性是不科学的，也是无法让人信服的。因此，在认定公知常识的过程中要结合现有技术以及该技术特征在发明中所起的作用进行证据的确认，同时充分说理，才能令人信服。
最后需要说明的是，虽然在评价创造性时需要从发明构思的角度进行考虑问题，但是这仅仅是对三步法的一个有益的补充，其并不能越俎代庖替代三步法，二者相互作用，共同使用才能对创造性进行比较科学客观的评价。
参考文献：
[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南（2010版）.知识产权出版社.2010.
[2]张志远，等.发明创造方法.四川大学出版社.2003.
[3]Manual of Patent Practice（MoPP）.http：//www.gov.uk/government/ploads/system/uploads/attachment_data/file/323985/mop.pdf.
[4]Andrew Griffiths， Windsurfing and the Inventive Step.Intellectual Property Quarterly， Westlaw， I.P.Q.1992，2，160-190.
关键词 发明构思 三步法 创造性
作者简介：王海，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心化学部纺织化学室，助理研究员；王华，国家知识产权局专利局材料工程发明审查部电化学处。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2015）09-017-02
“三步法”是判断创造性时最常用也是最有效的方法，其在创造性判断时发挥着重要的作用，也是审查员学习的重点和难点。所谓三步法为：1.确定最接近的现有技术；2.确定发明与最接近的现有技术的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；3.判断发明对本领域技术人员而言是否显而易见。该方法给评判创造性提供了一种行之有效的方法和操作规范，但是目前在实际工作中，审查员是在阅读完本发明的权利要求书和说明书后利用上述“三步法”对发明是否具备创造性进行的评判，这一过程是在审查员了解了本申请之后做出的判断，实际上是一种逆向思维判断方法，因此，如果对“三步法”的理解不深刻，如对发明实际解决的技术问题的确定不准确；对公知常识的认定不准确；就容易产生“事后诸葛亮”的问题，对创造性的把握就出现了偏差，这样不仅对申请人不利，而且对审查本身也是不利的，容易造成法律程序的浪费。因此，急需找到一种对“三步法”进行校正和检验的判断方法。目前利用“发明构思”判断创造性的方法引起了广大审查员的关注，并被广泛应用和实践。
所谓“发明构思”，就是为解决所存在的技术问题而构建完成的思路，也就是利用现有的技术手段来解决技术问题的思路和想法，其具体体现为技术方案的集合。
发明构思的概念首先在英国的发明创造性判断中被引入，其实际上来源于几个经典的判例，1985年在Windsurfing International Inc. VS Tabur Marine Ltd.一案中，由大法官Oliver给出了标准化的判断方法，这就是后来的Windsurfing四步法：
1.确定权利要求保护的发明构思（inventive concept）。
2.确定本领域技术人员和普通技术知识。
3.确定请求保护的发明与现有技术的不同。
4.忘记发明的任何内容，决定上述不同对本领域技术人员是否显而易见。所谓忘记发明的任何内容，即使得审查员在知晓本发明之后，还能脱离发明的信息的引导，从现有技术出发走向本发明，即在不知道本发明的信息的情况下来还原本发明，这样对创造性的评判才是客观的。
之后的2007年，在Pozzoli SPA vs BDMO SA一案中，大法官Jacob J修正了上述方法，将步骤1）和2）调换顺序，很显然前三步是准备性步骤，然审查员或法官形成合适的框架，以便判断发明是否显而易见。这就是目前英国专利实质审查和无效审理中使用的称之为Windsurfing/pozzoli判断法。
需要明确的是：“发明构思”得自于权利要求，考虑权利要求的发明构思，并不是说明书和权利要求作为一个整体得出的一般性的构思，这时如果结合说明书的内容，就容易产生“事后诸葛亮”的错误。不同的权利要求一般具有不同的发明构思，权利要求的发明构思的确定包含了权利要求范围的有目的的构建；发明构思不能等同于技术贡献，发明构思是发明的核心，即其想法或原则，技术贡献是发明构思的评价尺度，即发明推动现有技术前进的程度；发明构思的范围不小于权利要求的范围，不能用具体实施方式的某些有益效果构建发明构思，因为权利要求中其余的范围可能不具备这些有益效果。
其与传统的三步法相比较存在以下区别：
1.传统三步法强调的是技术比对的局部区别，而发明构思比较重点在于比较技术方案的整体差异。在判断创造性过程中，将技术方案进行拆解，进行技术特征的比对，这样容易进入局部特征比对的误区，忽略了技术方案作为一个整体而存在，从而解决技术问题的特性；而发明构思则是将技术方案作为一个整体进行比较，不仅考虑到技术方案局部的差别，同时也将区别特征之间、以及区别特征与相同特征组合的区别进行考虑。很显然，如果将区别特征进行罗列，然后再进行单独的评述，很多发明尤其是组合物的发明就都会得到不具备创造性的结论；而如果考虑到区别特征之间的相互联系和将整个技术方案进行整体考虑，就会得出具备创造性的结论；然而技术特征之间不是独立存在而起作用的，其是相互依存、相互联系的整体，应当将其作为一个整体进行综合考量，最后得出结论。
2.技术特征对比仅仅关注了区别本身，发明构思更加重视产生这种区别的原因。发明构思更注重比较为何产生这种想法，这种想法是基于什么样的背景而产生的，也就是实际生产中需要什么样的技术革新，需要解决什么样的技术问题，也就是推动创新的原动力；实际上在考虑为何产生这样的想法的同事就已经将技术效果也考虑进来了，即该区别特征在整个的技术方案中起到什么样的效果。这样考虑问题就使得审查员或法官抛开本发明申请中的信息，更加客观地还原本发明，从而避免“事后诸葛亮”的情况。
3.技术特征比对更加重视结果的评价，而发明构思比较更关注过程的推理和还原。技术特征对比是在明确技术方案的结果之后来评价二者特征的差异，其关注点仅仅在于该区别特征是否是现有技术或本领域公知技术；而发明构思比较更强调以技术问题为线索进行从现有技术到发明技术方案的构建过程，其中包括了是否克服了本领域的技术壁垒，是否克服了技术难题，如果该构建过程没有克服困难，即没有付出创造性的劳动，那么该构建技术方案的过程就是对本领域技术人员显而易见的，并没有对现有技术作出贡献。
由上述分析可知，如果将技术问题和技术效果综合考量，将技术方案作为一个有机整体进行考虑，再结合三步法进行创造性判断就会比较综合客观，科学合理；这也是为何要引入发明构思的概念的初衷。 如何在运用三步法的过程中更多地从发明构思的角度考虑问题，从而提高创造性判断的准确性和有效性。
第一，对发明要进行全面检索。虽然我们有本领域技术人员的概念，尽量做到在创造性评判时判断者的一致性，即标准一致性，但是实际上审查员本身是创造性的判断者，如何使审查员做到更接近本领域技术人员的水平，这只有通过了解背景技术，了解现有技术中存在哪些缺陷与不足，了解技术问题提出的来龙去脉，这样在进行创造性判断时才能做到有的放矢，游刃有余，客观公正。
第二，在进行区别特征对比的过程中要从整体考虑技术方案，同时要考虑该区别特征的技术效果和区别技术特征与该效果的联系，从整体上把握整个发明构思，而不是只关注区别技术特征是否是现有技术或公知常识。
第三，客观地确定实际解决的技术问题。在判断创造性的过程中，实际解决的技术问题的确定是能够正确判断发明是否具备创造性的前提和基础，这一问题是无法回避的。利用检索过程中对背景技术的了解，运用合理的逻辑推理进行创造性的评判，是做到客观评判的基础。
此外，还要加强对公知常识的认定。在评判创造性时，一切的基础是证据，而证据往往需要伴随着公知常识的认定，在创造性评判过程中没有证明某个技术特征为公知常识的前体下，推断发明不具备创造性是不科学的，也是无法让人信服的。因此，在认定公知常识的过程中要结合现有技术以及该技术特征在发明中所起的作用进行证据的确认，同时充分说理，才能令人信服。
最后需要说明的是，虽然在评价创造性时需要从发明构思的角度进行考虑问题，但是这仅仅是对三步法的一个有益的补充，其并不能越俎代庖替代三步法，二者相互作用，共同使用才能对创造性进行比较科学客观的评价。
参考文献：
[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南（2010版）.知识产权出版社.2010.
[2]张志远，等.发明创造方法.四川大学出版社.2003.
[3]Manual of Patent Practice（MoPP）.http：//www.gov.uk/government/ploads/system/uploads/attachment_data/file/323985/mop.pdf.
[4]Andrew Griffiths， Windsurfing and the Inventive Step.Intellectual Property Quarterly， Westlaw， I.P.Q.1992，2，160-190.